Le contrat de licence de marque est une convention par laquelle le concédant permet l’utilisation de sa marque par le licencié, moyennant finances.
Contrat de licence de marque : définition
Le contrat de licence de marque est conclu entre, d’une part, le titulaire d’une marque, appelé le concédant, et, d’autre part, le licencié. Le concédant devant être le propriétaire légal de la marque.
Le contrat autorise le licencié à utiliser la marque du concédant. En échange, le concédant perçoit des royalties, c’est-à-dire un intéressement, une commission sur les bénéfices ou sur le chiffre d’affaires que le licencié tire de l’exploitation de la marque.
Le contrat de licence de marque est parfois comparé à une convention par laquelle le concédant loue sa marque au licencié.
Le concédant et le licencié peuvent être dans le même secteur (fabriquer le même produit ou offrir les mêmes services).
Exemple :les clubs de gymnastique ou l’alimentation rapide.
Mais le type de produit vendu par le licencié et son activité peuvent parfaitement différer du type de produit et de l’activité du concédant.
Exemple :les détenteurs des droits sur des personnages de dessins animés peuvent concéder l’utilisation de ces personnages par des marques de bonbons. Les paquets de bonbons sont ainsi décorés avec les personnages des dessins animés. On voit dans cet exemple que l’on a deux activités distinctes : d’une part, la fabrication et la vente de friandises, et, d’autre part, la création de dessins animés.
Durée et exclusivité du contrat de licence de marque
Le contrat de licence de marque doit indiquer pour quelle durée il est conclu.
Ce peut être pour toute la durée pendant laquelle la marque est protégée, ou pour une durée inférieure. Si le contrat est initialement conclu pour une durée supérieure à la durée de la protection légale de la marque, le concédant devra renouveler cette protection légale à l’issue de son délai initial.
Le contrat peut prévoir qu’à l’expiration de la licence de marque, celle-ci ne pourra être renouvelée qu’expressément, par exemple par un avenant au contrat initial. Mais, le contrat initial peut aussi prévoir une reconduction tacite.
Le licencié peut bénéficier d’une exclusivité, que le contrat doit précisément définir. Il peut s’agir des types d’exclusivité suivants :
- clause d’exclusivité prévoyant qu’un seul licencié peut utiliser la marque du concédant dans quelque pays que ce soit et pour quelque produit que ce soit ;
- licencié étant le seul à pouvoir utiliser la marque du concédant dans tel pays en particulier, ou sur tel continent, ou au sein de tel groupement de pays ;
Exemple : au sein de l’Union européenne.
- licencié étant le seul à pouvoir utiliser la marque du concédant mais uniquement pour certains produits, d’autres licenciés pouvant alors utiliser la même marque sur d’autres types de produits.
La violation de l’exclusivité par l’une ou l’autre partie autoriserait la partie lésée à rompre le contrat aux torts du fautif et à lui réclamer en justice des dommages-intérêts.
Contrat de licence de marque : exemples de clauses
Le contrat de licence de marque peut comporter notamment les clauses suivantes :
- clause par laquelle le licencié s’engage à ne pas conclure un autre contrat de licence de marque avec un autre concédant possédant une autre marque ;
- clause par laquelle le licencié reconnaît avoir vérifié l’existence, la validité et la disponibilité de la marque ;
- clause précisant sur quels territoires le licencié peut exploiter la marque du concédant ;
- clause par laquelle le licencié s’engage à ne pas ternir l’image de la marque ;
- clause déterminant le rôle du concédant et du licencié en cas d’atteinte à la marque (contrefaçon, concurrence déloyale).
- clause prévoyant que si le licencié ne réalise pas tel volume minimal de ventes ou tel chiffre d’affaires minimal, le concédant pourra mettre fin à la licence de marque.
Ne pas confondre contrat de licence de marque et franchise
Le contrat de licence de marque ne doit pas être confondu avec le contrat de franchise.
Par la franchise, une société (le franchiseur) met son savoir-faire et ses signes distinctifs à la disposition d’une autre société (le franchisé). Le franchisé exerce la même activité que le franchiseur.
Exemple :il s’agira de lunetterie.
Par contre, le contrat de licence de marque n’implique pas de mise à disposition du savoir-faire du concédant au profit du licencié. A fortiori si concédant et licencié ne fabriquent pas le même type de produit ou n’exercent pas le même type d’activité.